劉嘉，男，專利代理人，專利工程師?，F(xiàn)任重慶強(qiáng)大知識產(chǎn)權(quán)集團(tuán)創(chuàng)新戰(zhàn)略規(guī)劃中心總經(jīng)理、初級合伙人。技術(shù)領(lǐng)域：計算機(jī)、機(jī)械；專業(yè)經(jīng)驗(yàn)：曾任WEB項(xiàng)目開發(fā)經(jīng)理，并操作數(shù)項(xiàng)專利轉(zhuǎn)化實(shí)施；現(xiàn)主持推進(jìn)公司的發(fā)展項(xiàng)目服務(wù)工作，能夠幫助企業(yè)充分利用政策資源實(shí)現(xiàn)創(chuàng)新，在專利代理工作中，具有較為豐富的訴訟及專利無效宣告請求經(jīng)驗(yàn)，且具有大客戶服務(wù)能力，多次為公司的大客戶進(jìn)行專利領(lǐng)域的專題培訓(xùn)，也數(shù)次成功組織團(tuán)隊深入企業(yè)一線進(jìn)行專利的挖掘及保護(hù)，深受企業(yè)用戶好評。

正文

一份專利申請文件，可以理解為申請人與社會簽訂的一份契約，申請人通過公開自己的技術(shù)成果來換取法律框架下的排他實(shí)施權(quán)，這是一份兼具技術(shù)和法律屬性的契約，如何撰寫好這份密切關(guān)系各方權(quán)益的契約，是專利代理人的重要工作之一。

基于廣泛認(rèn)同的專利合作協(xié)定(PCT)，世界各國的專利申請文書基本都是由五個部分組成，分別是說明書摘要、摘要附圖、權(quán)利要求書、說明書、說明書附圖，其中說明書是對技術(shù)方案記載最為完整的部分，其通過背景技術(shù)、發(fā)明內(nèi)容和具體實(shí)施方式等部分來充分記載申請人的技術(shù)成果。今天我們就來談一談?wù)f明書中背景技術(shù)處理過程中的一些要點(diǎn)。

一、相關(guān)法規(guī)中對于背景技術(shù)的直接規(guī)定：

1 《專利法細(xì)則》

1.1 背景技術(shù)：寫明對發(fā)明或者實(shí)用新型的理解、檢索、審查有用的背景技術(shù)；有可能的，并引證反映這些背景技術(shù)的文件；

2 《審查指南》

2.1背景技術(shù)部分應(yīng)當(dāng)寫明對發(fā)明或者實(shí)用新型的理解、檢索、審查有用的背景技術(shù)，并且盡可能引證反映這些背景技術(shù)的文件。尤其要引證包含發(fā)明或者實(shí)用新型權(quán)利要求書中的獨(dú)立權(quán)利要求前序部分技術(shù)特征的現(xiàn)有技術(shù)文件，即引證與發(fā)明或者實(shí)用新型專利申請最接近的現(xiàn)有技術(shù)文件。

2.2客觀地指出背景技術(shù)中存在的問題和缺點(diǎn)

根據(jù)上述法規(guī)的約定，我們可以大概了解到背景技術(shù)的存在意義，即幫助所屬領(lǐng)域普通技術(shù)人員充分理解申請方案的歷史情況，明晰申請方案產(chǎn)生的前提和意義；同時也給予審查人員一些參考，用于盡快的確定新穎性和創(chuàng)造性的評判基礎(chǔ)。這些內(nèi)容都是普通的專利代理人應(yīng)當(dāng)掌握的基礎(chǔ)，再次不作贅述。

二、相關(guān)國家部門指導(dǎo)文件中對于背景技術(shù)的直接規(guī)定：

1《專利侵權(quán)判定指南》 北京高院

1.1被訴侵權(quán)技術(shù)方案屬于說明書中明確排除的技術(shù)方案，或者屬于背景技術(shù)中的技術(shù)方案，權(quán)利人主張構(gòu)成等同侵權(quán)的，不予支持。

2 《專利侵權(quán)判定標(biāo)準(zhǔn)和假冒專利行為認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)指引（征求意見稿）》 專利復(fù)審委

2.1如果根據(jù)專利說明書，尤其是背景技術(shù)的內(nèi)容可以認(rèn)定，一項(xiàng)技術(shù)方案具有專利要克服的技術(shù)缺陷，則該技術(shù)方案不應(yīng)被解釋進(jìn)權(quán)利要求的內(nèi)容。

以上兩個文件都是與專利侵權(quán)判斷密切相關(guān)的部門作出，北京高院承擔(dān)大量專利侵權(quán)訴訟案件審批工作，而專利復(fù)審委則是專利行政執(zhí)法的牽頭部門，兩部門都一致的約定了：背景技術(shù)中被排除的/有缺陷的技術(shù)方案，不納入專利權(quán)保護(hù)范圍。雖然兩個部門的具體的表述上存在差異，但是總體的傾向是一致的，明確在背景技術(shù)中載明的方案是會被排除在專利權(quán)保護(hù)范圍之外的。故在撰寫中就一定要對背景技術(shù)中的記載范圍進(jìn)行嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膶徱暎枧c要爭取的保護(hù)范圍進(jìn)行仔細(xì)比對，絕對不能出現(xiàn)保護(hù)范圍的重疊，一旦出現(xiàn)重疊，就會給后續(xù)的維權(quán)帶來難以彌補(bǔ)的負(fù)面影響。

三、相關(guān)法規(guī)中對于背景技術(shù)的間接規(guī)定

在《專利審查指南》中記載有：獨(dú)立權(quán)利要求的前序部分中，除寫明要求保護(hù)的發(fā)明或者實(shí)用新型技術(shù)方案的主題名稱外，僅需寫明那些與發(fā)明或?qū)嵱眯滦图夹g(shù)方案密切相關(guān)的、共有的必要技術(shù)特征。例如，一項(xiàng)涉及照相機(jī)的發(fā)明，該發(fā)明的實(shí)質(zhì)在于照相機(jī)布簾式快門的改進(jìn)，其權(quán)利要求的前序部分只要寫出“一種照相機(jī)，包括布簾式快門……” 就可以了，不需要將其他共有特征，例如透鏡和取景窗等照相機(jī)零部件都寫在前序部分中。

以上規(guī)定是針對權(quán)利要求書的，但是這里衍生出一個問題，即如何判斷哪些特征是案密切相關(guān)的？如何判斷所述相機(jī)是普通相機(jī)的取景窗，還是僅適用單向相機(jī)式的取景窗？在侵權(quán)判定中是否可以將普通相機(jī)和單反相機(jī)都納入其保護(hù)范圍？

個人認(rèn)為，在這樣的情況下就需要仔細(xì)審視背景技術(shù)中的相關(guān)記載，根據(jù)申請人自己的解釋來圈定其保護(hù)范圍，如何申請人在背景技術(shù)中的描述也都是僅適用于單反相機(jī)，則在涉嫌侵權(quán)產(chǎn)品非單反相機(jī)時，就會存在很大的抗辯空間。

這樣的情況尤其適用在一些通用性較強(qiáng)的技術(shù)方案中，例如一種用于流體環(huán)境的平衡翼，從技術(shù)理論上其可以適用于水中以及空中，但是如何由于存在對背景技術(shù)的不恰當(dāng)限定，僅將其限定為一個狹小的應(yīng)用范圍，則可能給申請文件的保護(hù)范圍帶來不當(dāng)?shù)目s限。

四、其他

技術(shù)領(lǐng)域用于確定技術(shù)方案的應(yīng)用范圍，其在創(chuàng)造性判斷過程中發(fā)揮舉足輕重的作用，有時候因?yàn)榧夹g(shù)領(lǐng)域認(rèn)定上微妙的不同，就決定了一份專利無效宣告是否被復(fù)審委支持。在說明書名稱之后的第一個版塊就是“技術(shù)領(lǐng)域”，其記載了技術(shù)方案所屬或者直接應(yīng)用的具體領(lǐng)域。

個人認(rèn)為背景技術(shù)對于方案領(lǐng)域的限定也是有著重要作用的，技術(shù)領(lǐng)域中通?？梢酝ㄟ^國際專利分類表來進(jìn)行準(zhǔn)確的定位。但是現(xiàn)今的技術(shù)爆發(fā)式發(fā)展，各類復(fù)合技術(shù)層出不窮，數(shù)年一更新的國際專利分類表難以承載對技術(shù)領(lǐng)域精致細(xì)分的需求，這個時候就需要通過對背景技術(shù)的描述，來更加清晰的描述申請方案所在領(lǐng)域的外延內(nèi)涵。

若是在撰寫中沒有充分考量這些因素，還可能導(dǎo)致對領(lǐng)域限定的不良影響，造成在后續(xù)無效、訴訟場景中的不利局面，這些都是專利代理人在工作過程中需要仔細(xì)斟酌的。

結(jié)語

本文只是對背景技術(shù)的部分規(guī)定闡述了個人觀點(diǎn)，實(shí)際上背景技術(shù)所發(fā)揮的作用遠(yuǎn)不止上述內(nèi)容，例如其記載屬性與現(xiàn)有技術(shù)的微妙區(qū)別，可以在審查、無效及訴訟的過程中可控的發(fā)揮作為記載依據(jù)的效力，限于本人能力的不足及撰文時間的倉促不再繼續(xù)展開，所述如有差誤之處還望各位批評指出，謝謝。